关于无效诉讼中外观设计作为现有技术使用的讨论
专利法第二十二条对发明和实用新型的授权条件作出了如下规定：
授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
上述的专利法第二十二条是发明和实用新型的授权条款，同时也是无效诉讼中用来无效发明和实用新型的重要条款。但是在无效诉讼实务中，对于发明和实用新型的无效，很少有请求人采用外观设计作为证据的案例，分析其原因主要如下：
专利法第二条分别对发明、实用新型和外观设计作出了如下的定义：
本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
根据专利法第二条的定义，大多数的请求人认为：发明和实用新型在本质上是一种技术方案；而外观设计在本质上是一种新设计，并且是富有美感并适于工业应用的新设计，新设计显然不同于技术方案，当然不能作为现有技术使用。
而笔者认为：当外观设计的图片或者照片并结合名称、简要说明，能够直接地、毫无异议地确定其部件的名称、形状、结构、位置关系、设置功能或作用等，则构成公开发明或实用新型的技术方案，可作为无效发明或实用新型的现有技术使用，理由主要如下：
首先：从新设计或者从富有美感的新设计的定义便推导出不是技术方案是片面的。在外观设计的定义中，明确规定了其是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。那么，新设计必然包括了形状或图案要素。而实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适用于实用的新的技术方案。那么，实用新型的技术方案可包括单纯的形状要素；也可同时包括构造要素当然也可包括形状要素和构造要素的结合。而发明是指對产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，当针对产品或者其改进提出的新的技术方案时，特别地对产品的形状、构造或者其结合提出新的技术方案时，发明的技术方案可包括单纯的形状要素，也可同时包括构造要素当然也可包括形状要素和构造要素的结合。所以，当实用新型或发明的技术方案包括单纯的形状要素，或者同时包括构造要素或者包括形状要素和构造要素的结合时，在理论上有可能被外观设计的形状或图案要素或者两者的结合公开；此时，作为现有技术的外观设计显然可以作为无效中发明或实用新型的现有技术证据使用。
其次，举个假想的简单的例子。目前，在售卖热饮时，盛装热饮的杯盖上设置有一个作为饮用口的小开口，小开口设置在杯盖的非中心位置而是靠近杯壁处，取代了现有技术中盛装冷饮的杯盖的中心位置处的十字开口用以插入吸管。假设，张三首先申请了盛装热饮的杯子的外观设计，在外观设计的俯视图中显示有杯盖的饮用口，外观设计授权后，李四针对该技术方案申请了实用新型或者发明，并最终获得了授权。张三在看到了李四申请的实用新型或者发明专利授权后，对其提出了无效请求，并使用了自己的外观设计专利作为证据。笔者认为，在这种情况下，实用新型或者发明专利的技术方案是在杯盖上设置有一个作为饮用口的小开口，小开口设置在杯盖的非中心位置而是靠近杯壁处；外观设计的俯视图中显然可以看出在杯盖的靠近杯壁处留有一小开口，并可毫无异议地得出其小开口是作为饮用口使用的。那么，在这个例子中，外观设计显然可在无效诉讼中作为现有技术的证据使用，并可无效掉在后的实用新型或者发明专利。在这个例子中，外观设计的杯盖上设置小开口的形状公开了实用新型或者发明的形状要素或者也可认为是构造要素，外观设计的杯盖上的小开口的设置位置公开了实用新型或者发明的构造要素。
下面，我们具体分析一个真实的案例，分别从请求人、专利权人和合议组的角度来看外观设计在无效诉讼中作为证据的使用情况。
案件号：4W104162，无效决定号：28924。
在对专利号ZL201010207216.7发明名称“钓鱼用旋转卷线器”的发明专利的无效诉讼中，请求人提交的证据2，其为公开日为2008年09月29日，登记号为JPD1340736S的日本外观设计专利。并且无效请求人认为：证据2和公知常识的结合能够破坏权利要求的创造性。而专利权人在答辩中认为：证据2作为外观设计专利文献，对于本专利权利要求的技术方案既无明确记载，也不能由其所公开的内容中直接地、毫无疑义地确定。而合议组认为：外观设计是产品的外观设计，其载体是产品，虽然外观设计专利所要求保护的不是具体技术方案，但是确定其所披露的具体内容则应该从本领域技术人员的角度出发，若本领域技术人员根据外观设计专利的图片或照片并结合其简要说明，能够直接地、毫无疑义地确定其部件的名称、结构、位置关系以及功能和作用等技术要素以及它们结合所形成的技术方案，则应该认为其是该外观设计所披露的内容。对于外观设计专利能否用于评价发明或实用新型专利的新颖性/创造性，合议组认为，外观设计专利所要求保护的客体虽然是产品外观的设计，但是外观设计专利的图片或照片通常能够在一定程度上反映出产品外部结构等技术要素，若本领域技术人员根据外观设计专利的图片或照片并结合其简要说明，能够直接地、毫无疑义地确定其部件的名称、结构、位置关系以及功能和作用等技术要素以及它们结合所形成的技术方案，则应该认为该外观设计专利可以用于评价发明或者实用新型专利的创造性。因此，对于本领域技术人员来说，在证据2的基础上结合本领域公知常识得到权利要求1所要求保护的技术方案是显而易见的，权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。最终，涉案专利被作为证据使用的外观设计结合公知常识无效。
通过以上分析，我们可以得出的结论是：在无效诉讼中，外观设计并非不能作为证据使用而被一棍打死，当外观设计公开的内容能够反映出涉案专利的相关技术特征，则外观设计作为证据则是更为直接、有力的无效手段。